【聚信匯智知產(chǎn)課堂】商標(biāo)“撤三”實(shí)務(wù)匯編

【聚信匯智知產(chǎn)課堂】商標(biāo)“撤三”實(shí)務(wù)匯編

一、“撤三”是什么？

“撤三”是注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷的簡(jiǎn)稱，具體規(guī)定可見(jiàn)于《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十九條第二款：“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。”。商標(biāo)的使用是撤三能否成功的關(guān)鍵。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條的規(guī)定，商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。

二、注冊(cè)商標(biāo)被他人提出“撤三”申請(qǐng)?jiān)趺崔k？

如果注冊(cè)商標(biāo)被他人提出“撤三”申請(qǐng)，商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)在收到《關(guān)于提供注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)的通知》之日起2個(gè)月內(nèi)提交該注冊(cè)商標(biāo)在撤銷申請(qǐng)?zhí)岢銮?/span>3年期間在核定使用商品或服務(wù)上的使用證據(jù)材料或者說(shuō)明不使用的正當(dāng)理由。如期滿未提供使用證據(jù)材料或者證據(jù)材料無(wú)效并沒(méi)有正當(dāng)理由，該注冊(cè)商標(biāo)將被撤銷。被撤銷的注冊(cè)商標(biāo)由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局予以公告，該注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)自公告之日起終止。

三、被“撤三”商標(biāo)提供商標(biāo)使用證據(jù)如何準(zhǔn)備及應(yīng)注意問(wèn)題

1.商標(biāo)使用證據(jù)的一般性要求 

　　用以證明系爭(zhēng)商標(biāo)不存在連續(xù)三年不使用的情形的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

　?。?/span>1）能夠顯示出使用的系爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)； 

　?。?/span>2）能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)使用在指定使用的商品或者服務(wù)上； 

　?。?/span>3）能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)的使用人，既包括商標(biāo)注冊(cè)人自己，也包括商標(biāo)注冊(cè)人許可的他人以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志使用商標(biāo)的人。如許可他人使用的，應(yīng)當(dāng)能夠證明許可使用關(guān)系的存在； 

　　（4）能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)的使用日期，且應(yīng)當(dāng)在自撤銷申請(qǐng)之日起向前推算三年內(nèi)； 

　?。?/span>5）能夠證明系爭(zhēng)商標(biāo)在《商標(biāo)法》效力所及地域范圍內(nèi)的使用。

2.商標(biāo)使用在指定服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式有哪些？

商標(biāo)使用在指定服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式有：

1.商標(biāo)直接使用于服務(wù)場(chǎng)所,包括使用于服務(wù)的介紹手冊(cè)、服務(wù)場(chǎng)所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價(jià)目表、獎(jiǎng)券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品上；

2.商標(biāo)使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，如發(fā)票、匯款單據(jù)、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護(hù)證明等；

3.商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開(kāi)發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的服務(wù)進(jìn)行的廣告宣傳；

4.商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用，包括在展覽會(huì)、博覽會(huì)上提供的使用該商標(biāo)的印刷品及其他資料；

5.其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

3.商標(biāo)使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有哪些？

商標(biāo)使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有：

1.采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、介紹手冊(cè)、價(jià)目表等上；

2.商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書(shū)上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等上；

3.商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開(kāi)發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳；

4.商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用，包括在展覽會(huì)、博覽會(huì)上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料；

5.其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

4.哪些證據(jù)不被視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用？

僅提交下列證據(jù)，不被視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用：

1.商品銷售合同或提供服務(wù)的協(xié)議、合同；

2.書(shū)面證言；

3.難以識(shí)別是否經(jīng)過(guò)修改的物證、視聽(tīng)資料、網(wǎng)站信息等；

4.實(shí)物與復(fù)制品。

5.哪些情形不被視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用？

以下情形，不被視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用：

1.商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者商標(biāo)注冊(cè)人關(guān)于對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明；

2.未在公開(kāi)的商業(yè)領(lǐng)域使用；

3.僅作為贈(zèng)品使用；

4.僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為而沒(méi)有實(shí)際使用；

5.僅以維持商標(biāo)注冊(cè)為目的的象征性使用。

6.幾種特殊的“使用”情形

1.在核定商品項(xiàng)范圍外的使用是否是商標(biāo)“使用”?

不是。須使用在核定商品項(xiàng)上。

2.單純用于出口是否屬于商標(biāo)“使用”?

是。生產(chǎn)行為發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)也屬于對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的積極使用。

3.單純的轉(zhuǎn)讓、許可是否是商標(biāo)“使用”?

不是。屬于非商標(biāo)意義的使用，

4.免費(fèi)配套商品上的使用是否是商標(biāo)“使用”?

看情況。起到識(shí)別商品來(lái)源作用的公開(kāi)使用可以。

5.應(yīng)對(duì)撤銷請(qǐng)求的突擊使用是否是商標(biāo)“使用”?

不是。并非真實(shí)使用。

7. 有以下情形之一的，屬于連續(xù)三年不使用的正當(dāng)理由 

　　1.不可抗力； 

　　2.政府政策性限制； 

　　3.破產(chǎn)清算； 

　　4.其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊(cè)人的正當(dāng)事由。 

8. 如果被多次提出“撤三”，當(dāng)事人可以聲明使用前案證據(jù)材料，但應(yīng)注意哪些問(wèn)題？

　1、當(dāng)事人于在先的撤三案件中，已經(jīng)提交過(guò)使用證據(jù)，且相關(guān)使用證據(jù)能夠證明本案中商標(biāo)使用行為的，可不再重復(fù)提交。前案使用證據(jù)應(yīng)在使用時(shí)間、使用的商品/服務(wù)、使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)三方面與本案一致或重合。 

　　2、當(dāng)事人需要使用前案使用證據(jù)的，應(yīng)隨《關(guān)于提供注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)的通知》交回相關(guān)書(shū)面聲明，說(shuō)明前案（撤三案件）相關(guān)的申請(qǐng)?zhí)柤吧虡?biāo)注冊(cè)號(hào)，以便審查員查閱。未予以說(shuō)明或說(shuō)明不清晰無(wú)法查閱的，視為本案未提交相關(guān)證據(jù)。 

3、當(dāng)事人在本案中提交了使用證據(jù)，同時(shí)聲明使用前案使用證據(jù)材料的，如果前案證據(jù)材料與本案提供的證據(jù)材料有沖突或不一致的，審理時(shí)以本案證據(jù)材料為準(zhǔn)。 

9.使用證據(jù)僅涵蓋部分被申請(qǐng)撤銷商品的情形及處理方式？

　　撤銷連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)要求撤銷該商標(biāo)在全部核定商品上的注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)人提供的使用證據(jù)只能證明其在部分核定使用的商品上使用了該注冊(cè)商標(biāo)的，該部分商品以及與該部分商品相類似的商品上的注冊(cè)可予以維持，其他商品予以撤銷。

　　撤銷連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)要求撤銷該商標(biāo)在一部分核定使用商品上（以下稱被申請(qǐng)商品）的注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)人提供的使用證據(jù)能夠證明其在部分被申請(qǐng)商品上使用了該注冊(cè)商標(biāo)的，該部分被申請(qǐng)商品以及與該部分被申請(qǐng)商品相類似的商品上的注冊(cè)可予以維持，其他商品予以撤銷。

　　系爭(zhēng)商標(biāo)實(shí)際使用的商品不屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱，但其與系爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品僅名稱不同，本質(zhì)上屬于同一商品的，或是實(shí)際使用的商品屬于核定商品下位概念的，可以認(rèn)定構(gòu)成在核定商品上的使用。

　　系爭(zhēng)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)，核定的未實(shí)際使用商品與已實(shí)際使用商品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中不屬于類似商品，但因《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的變化，在案件審理時(shí)屬于類似商品的，以案件審理時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)，可以維持未實(shí)際使用商品的注冊(cè)。

系爭(zhēng)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)，核定的未實(shí)際使用商品與已實(shí)際使用商品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中屬于類似商品，但因《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的變化，在案件審理時(shí)不屬于類似商品的，以核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn)，可以維持未實(shí)際使用商品的注冊(cè)。

四、其他注意問(wèn)題

-摘自北京商標(biāo)協(xié)會(huì)《企業(yè)商標(biāo)管理工作指引》

1.及時(shí)全面固定證據(jù)

通常來(lái)講，商標(biāo)使用證據(jù)有三個(gè)維度：證明商標(biāo)最早使用（正當(dāng)性）、證明商標(biāo)實(shí)際使用（維持有效）、證明商標(biāo)持續(xù)使用（知名度）。從應(yīng)對(duì)撤三的角度來(lái)講，主要目標(biāo)是證明商標(biāo)實(shí)際使用，維持注冊(cè)，因此每年保留一定數(shù)量（例如3-5 套）證明商標(biāo)實(shí)際投入使用的證據(jù)即可，但證據(jù)需形成完整證據(jù)鏈（如合同、發(fā)票、產(chǎn)品實(shí)物）。

證據(jù)總體可以分為如下一些類型：創(chuàng)意證明、榜單排行、廣告宣傳、銷售推廣、媒體報(bào)道、榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)、裁決文書(shū)等。建議企業(yè)建立商標(biāo)使用證據(jù)配套的檔案管理制度，對(duì)使用證據(jù)的原件、復(fù)印件/電子件的收集、管理、借閱、利用等規(guī)則進(jìn)行清晰明確規(guī)定。對(duì)于容易滅失的證據(jù)（如多部門反復(fù)多次調(diào)閱的證據(jù)原件等），企業(yè)可借助時(shí)間戳固證、公證等手段，做好證據(jù)留存。

2.服務(wù)商標(biāo)的特殊性

服務(wù)商標(biāo)在撤三案件中被撤銷比例很高，主要原因是服務(wù)商標(biāo)的無(wú)形性，權(quán)利人往往很難提供直接的、體現(xiàn)具體服務(wù)的證據(jù)，客觀上缺乏直接證據(jù)證明其在服務(wù)中使用了相關(guān)商標(biāo)。因此，在提供證據(jù)時(shí)除上述證據(jù)外，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注其在提供服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)（前期、中期和服務(wù)結(jié)束后）的證據(jù)材料。

尤為注意，與公司商號(hào)相同的商標(biāo)存在被行政和司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為是公司商號(hào)使用的可能，為穩(wěn)妥起見(jiàn)，建議公司在頁(yè)眉、頁(yè)腳嵌入商標(biāo)、水印等。在電子郵件的簽名中嵌入R標(biāo)識(shí)商標(biāo)也是出于同樣的考量。

3.“重新注冊(cè)，循環(huán)申請(qǐng)”策略

2023年01月13日，國(guó)知局發(fā)布《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）》，其中第十四條第二款對(duì)禁止重復(fù)注冊(cè)制度作了原則性規(guī)定：除另有規(guī)定外，同一申請(qǐng)人在相同商品或者服務(wù)上應(yīng)當(dāng)只注冊(cè)一件相同商標(biāo)；第二十一條進(jìn)一步明確了不得重復(fù)注冊(cè)的情形，及規(guī)定了可以重復(fù)申請(qǐng)的例外情況。《征求意見(jiàn)稿》中并未將循環(huán)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)納入第二十一條的除外情形中，即否定了對(duì)于此種接力式申請(qǐng)方式的認(rèn)可。可以預(yù)料，禁止重復(fù)注冊(cè)制度如果落實(shí)，“重新注冊(cè)，循環(huán)申請(qǐng)”方式可能將不被允許。

4.非主營(yíng)業(yè)務(wù)商標(biāo)的維持與保護(hù)

對(duì)于非主營(yíng)業(yè)務(wù)品類核心商標(biāo)即防御性商標(biāo)，有必要對(duì)防御性商標(biāo)的注冊(cè)和管理中引入評(píng)估機(jī)制，保護(hù)優(yōu)質(zhì)資源的同時(shí)，對(duì)價(jià)值不高或無(wú)價(jià)值的資源進(jìn)行讓渡或者舍棄，最大化發(fā)揮這類商標(biāo)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。非主營(yíng)業(yè)務(wù)品類核心商標(biāo)可根據(jù)該商標(biāo)注冊(cè)品類與主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性分別考慮采取贈(zèng)品使用、許可使用或品牌聯(lián)名等方式。

1）贈(zèng)品使用

與主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)業(yè)務(wù)的核心商標(biāo)，可考慮贈(zèng)品使用方式，配合已有商品/服務(wù)將贈(zèng)品投入市場(chǎng)流通領(lǐng)域。將贈(zèng)品投放到商品流通領(lǐng)域，保持一定流通頻率和規(guī)模，能夠令相關(guān)公眾將贈(zèng)品來(lái)源和公司聯(lián)系起來(lái)。少量單次的象征性使用一般不視為對(duì)防御商標(biāo)進(jìn)行了有效的商業(yè)使用。

2）許可使用

對(duì)于在不相關(guān)業(yè)務(wù)上注冊(cè)的核心商標(biāo)和非核心商標(biāo)可考慮許可使用方式。

3）品牌聯(lián)名

品牌聯(lián)名是近年比較流行的品牌跨界營(yíng)銷方式，例如“瑞幸茅臺(tái)咖啡”、“瀘州老窖香水”、中國(guó)郵政的“郵氧的茶”等。在陌生業(yè)務(wù)領(lǐng)域的商品/服務(wù)質(zhì)量有聯(lián)名品牌背書(shū)，聯(lián)名宣傳效果強(qiáng)于單一品牌推廣，對(duì)于聯(lián)名雙方而言是極好的盤活防御商標(biāo)的方式。

5.商標(biāo)被“撤三”的靈活應(yīng)對(duì)

無(wú)論是主營(yíng)業(yè)務(wù)還是非主營(yíng)業(yè)務(wù)品類的核心商標(biāo)，在應(yīng)對(duì)“撤三”時(shí)，應(yīng)結(jié)合具體情況有針對(duì)性靈活處理。

1）.檢索排查、確定處理方案

排查鎖定撤三的真正主體，結(jié)合其需求有針對(duì)性靈活處理：通常來(lái)講，對(duì)他人商標(biāo)提出撤三的動(dòng)機(jī)絕大多數(shù)是基于其構(gòu)成自有商標(biāo)申請(qǐng)的在先權(quán)利障礙，另外也需要排除商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，為了避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大化，此種撤三往往是匿名提出。

基于此，企業(yè)收到他人提出的撤三申請(qǐng)后，可先行在相應(yīng)的類別/類似群組上進(jìn)行相同、近似商標(biāo)申請(qǐng)檢索，鎖定真正的撤三主體，再基于其實(shí)際情況確定相應(yīng)的處理方案。

2）.評(píng)估、有針對(duì)性應(yīng)對(duì)

例如，如果被撤三的商標(biāo)如果是企業(yè)的閑置商標(biāo)、儲(chǔ)備商標(biāo)，確實(shí)沒(méi)有實(shí)際投入使用，則往往可以與撤三申請(qǐng)人協(xié)商和解，通過(guò)轉(zhuǎn)讓、出具共存協(xié)議等方式處理；如果撤銷方已經(jīng)實(shí)際將該商標(biāo)投入使用，則企業(yè)可以評(píng)估侵權(quán)打擊成功幾率，啟動(dòng)適當(dāng)?shù)拇驌舸胧ㄈ缙脚_(tái)投訴、侵權(quán)訴訟等）給予撤銷方施壓，為達(dá)成和解創(chuàng)造有利條件。如果商標(biāo)確實(shí)未實(shí)際投入使用，評(píng)估是否有維持的價(jià)值并有針對(duì)性應(yīng)對(duì)。

對(duì)確實(shí)未實(shí)際投入使用的商標(biāo)，企業(yè)可從如下維度評(píng)估維持的價(jià)值，包括但不限于：

① 商標(biāo)名稱本身的市場(chǎng)傳播性； 

② 商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的商品和服務(wù)范圍；

③ 商標(biāo)是否與業(yè)務(wù)當(dāng)下或未來(lái)規(guī)劃相關(guān)；

④ 是否存在與該商標(biāo)相關(guān)的關(guān)聯(lián)案件等等。 

經(jīng)評(píng)估有維持價(jià)值的，可以考慮通過(guò)法定正當(dāng)理由（不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等）為切入點(diǎn)進(jìn)行抗辯，并提供相應(yīng)證明文件。經(jīng)評(píng)估沒(méi)有維持價(jià)值的，亦可以選擇放棄提供使用證據(jù)，不主動(dòng)應(yīng)對(duì)，根據(jù)官方審查進(jìn)度對(duì)商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)進(jìn)行更新即可。

商標(biāo)確實(shí)有實(shí)際投入使用，提供符合法律規(guī)定的實(shí)際使用證據(jù)，全力維持商標(biāo)有效性：使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)形成完整的證據(jù)鏈，并符合以下要求：

①準(zhǔn)確體現(xiàn)撤三商標(biāo)的標(biāo)識(shí)；

②準(zhǔn)確體現(xiàn)撤三商標(biāo)所實(shí)際標(biāo)識(shí)的商品/服務(wù)項(xiàng)目；

③準(zhǔn)確體現(xiàn)撤三商標(biāo)使用主體； 

④能夠顯示撤三商標(biāo)實(shí)際使用日期（申請(qǐng)撤銷日起往前推三年）；

⑤能夠顯示撤三商標(biāo)所實(shí)際使用的地域。 

需要注意的是，企業(yè)在撤三案件應(yīng)對(duì)中，應(yīng)當(dāng)秉持誠(chéng)實(shí)信用原則，禁止偽造證據(jù)，避免因此給企業(yè)造成法律、輿情等不利影響。

【聚信匯智知識(shí)產(chǎn)權(quán)匯編整理，轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處】